Yuga Labs remporte un procès important pour contrefaçon de NFT

Une jurisprudence commence à se mettre en place autour de la protection des marques de NFT. Celle qui vient d’être rendue est significative car elle concerne les fameux Bored Ape Yacht (BAYC) commercialisés depuis avril 2021 par la société Yuga Labs. Les 1 000 jetons non-fongibles (NFT) associés à des effigies de singes cartoonisés, collectionnés par des célébrités telles que Madonna, Jimmy Fallon ou encore Eminem, ont atteint près de 1 milliard d’euros en valeur, en 2022. 

Attirés par ce succès, Ryder Ripps et Jeremy Cahen ont créé en juin 2022 une collection de NFT nommée RR/BAYC, présentant des singes similaires à ceux des BAYC de Yuga Labs. La collection NFT utilisait également une communication publicitaire ressemblant à celle de BAYC. Le duo a expliqué ce copiage par la volonté de réaliser une satire de la collection originale. Selon Ryder Ripps, les BAYC contiendraient des images dissimulées à caractère raciste, nazi et colonial, ce que Yuga Labs a vivement contesté. 

Le juge devait décider si Ryder Ripps et Jeremy Cahen violaient le Lanham Act de 1946. La loi fédérale interdit la contrefaçon de marque et la publicité mensongère. Les défendeurs ont tenté d’expliquer que les NFT étant immatériels, ne devraient pas être protégés par la loi Lanham, mais le juge a affirmé que les NFT sont toujours considérés comme des biens, selon la loi, en raison de leurs caractéristiques uniques, traçables et associées à une marque. 

Dans sa décision, le tribunal cite une récente affaire de droit d’auteur impliquant la marque de mode de luxe Hermès et MetaBirkins, une collection de NFT non autorisée représentant des sacs en fourrure fortement inspirés du célèbre sac de la marque, le Birkin. Dans cette affaire, le juge a statué que les produits n’ont pas besoin d’être tangibles pour que les lois sur les marques s’appliquent et a condamné le créateur de MetaBirkins, Mason Rothschild, au versement de 133 000 dollars de dommages-intérêts. 

Le tribunal a estimé que l’utilisation des marques BAYC par les défendeurs ne constituait ni une utilisation équitable ni une expression artistique. La décision indique qu’il s’agit simplement « d’une collection de NFT qui pointe vers les mêmes images numériques en ligne que la collection BAYC ».  

Ryder Ripps et Jeremy Cahen ont tenté de faire valoir que Yuga Labs avait transféré les droits de marque aux personnes qui achetaient les NFT BAYC. Le tribunal a rejeté les arguments des défendeurs en citant les conditions de ventes de Yuga Labs qui stipulent que la société « accorde à chaque détenteur de BAYC NFT une licence de droit d’auteur pour un usage personnel et commercial », mais « pas une licence de marque pour utiliser les marques BAYC ». 

En plus de la violation de la marque de Yuga Labs, le juge affirme que Ripps et Cahen ont enfreint les règles relatives au cybersquattage qui consiste à enregistrer des noms de domaines similaires à celles des marques parasitées dans l’espoir de tirer profit du lien perçu entre elles. 

Le tribunal a conclu que l’offre RR/BAYC avait pour but de semer la confusion chez les consommateurs cherchant à acheter des NFT BAYC et a souligné l’intention malveillante des défendeurs de tirer profit de leurs actions. Le montant des dommages-intérêts sera déterminé lors d’un procès ultérieur.